오리지널 약물의 특허 회피를 통한 우선판매품목허가를 따내기 위해 제약사들의 권리범위확인심판이 범람하고 있다. 

이런 가운데 실제 우판권 획득까지 이어지기 위해서는 소를 제기하는 특허를 침해하지 않는다는 범위를 명확하게 특정하는 게 무엇보다 중요하다는 주장이 나왔다. 

식품의약품안전처가 2일 성균관대 600주년기념관에서 개최한 ‘의약품 허가·특허연계 정책포럼’에서 안지영국제특허법률사무소 안소영 변리사는 이 같이 주장했다. 

우선판매품목허가를 위한 권리확인범위심판 전략을 주제로 발표에 나선 안 변리사는 ▲권리범위확인심판 청구 시 특허 비침해 특정 범위 명확화 ▲권리범위확인심판 청구 시 비공개 유지 등을 강조했다. 

안 변리사는 “대법원 판례에 따르면 권리범위확인심판 제기 시 적어도 특허발명의 구성요건과 대비해 차이점을 판단할 정도로 특허 발명의 구성요건에 대응하는 부분을 구체적으로 기재해야 한다고 명시하고 있다”고 말했다. 

실제 대법원이 2010년 선고한 판례에는 ‘특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재해야 하는 게 원칙’이라고 명시하고 있다. 

안 변리사는 “권리범위확인심판 제기 시 설명서 제1항에 해당 특허를 침해하지 않는다는 권리범위를 명확히 기재하고 그 범위에 속하지 않는다면 종속하는 다른 항에 대한 건은 최소한으로 특정하는 것도 하나의 방법”이라고 설명했다. 

다만 이 같은 대법원의 판례에도 불구하고 기계적인 특정은 지양해야 한다는 점은 분명히 명심해야 한다고 했다. 

칸시다스주 관련 권리범위확인심판에서 확인대상발명 설명서에 기재한 내용에 따라 성패가 달라졌기 때문이다. 

안 변리사는 “대법원 판례를 무조건 신뢰하며 기계적으로 범위를 특정해 다른 성분으로 특허 침해를 피해간다고 하더라도 특허심판원에서는 특정이 잘못됐다거나 균등의 범위에 이르는 등의 문제가 발생할 수 있다”며 “권리범위확인심판에서는 특허 비침해를 구체적으로 특정하는 게 가장 중요한 만큼 기술 내용에 따라 문제가 될 수 있다는 걸 명심해야 한다”고 강조했다. 

이와 함께 권리범위확인심판을 제기할 때 해당 내용을 공개를 전제로 청구해야 하는 만큼 자사의 권리범위에 대한 보호도 중요하다고 했다. 

안 변리사는 “권리범위확인심판을 제기할 때 자사의 권리범위가 특허성이 있다고 판단된다면 심판청구 전 특허를 출원해 보호하는 것도 방법”이라며 “해당 권리범위가 영업상 비밀로 인정된다면 충분히 비공개로 인정되기 때문”이라고 말했다.

안 변리사는 “굳이 특허로 출원하지 않더라도 공개를 원치 않는다면 열람복사제한신청을 적극 활용해 비밀을 유지할 수 있다”며 “다만 해당 신청이 받아들여지더라도 심판 대상자들에게는 공개가 되는 문제가 있는 만큼 제한신청을 할 수 있다면 모두 해두는 게 좋다”고 말했다. 

한편, 특허심판원이 권리범위확인심판을 진행할 때 너무 자세하게 구체적인 자료를 요구하는 것을 두고 업계에서는 부담으로 작용한다는 주장도 나왔다. 

업계에 따르면 소극적 권리범위확인심판 관련해 일부 심판원이 특허도전자가 개발하는 확인대상발명에 대해 지나치게 자세한 자료를 요구하는 것으로 알려져 있다. 

보령제약 주인 변리사는 “업계 입장에서는 심판원의 구체적이고 지나치게 자세한 자료요구는 실무적으로 부담으로 다가온다”며 “이 같은 지적은 권리범위확인심판을 남발하고 있기 때문으로 분석된다. 최초심판청구가 의미가 크지 않은 만큼 다른 방향으로 심판청구 수를 조절하는 게 개선방안 중 하나가 될 것”이라고 말했다.