[신년기획] 공들인 회사 특허, 무효가 될 수 있다
[신년기획] 공들인 회사 특허, 무효가 될 수 있다
  • 양영구 기자
  • 승인 2019.01.02 06:45
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직원이 직무 중 개발한 기술 ‘직무발명’…소유권·보상 정확히 해두지 않으면 ‘낭패’
사진제공 : GC녹십자
#. A 국내 중소제약사는 기대감에 부풀어 있다. 최근 블록버스터 약물이 될 수 있는 후보물질을 발굴, 특허를 등록했기 때문이다. 그런데 그 기대감 한켠에는 부담감이 있었다. 연구개발을 담당하는 한 직원으로부터 ‘직무발명제도’를 근간으로 특허에 대한 보상금을 지급하라는 소송이 제기되면서부터다. A 제약사는 고민에 빠졌다. 보상금을 지급하자니 액수가 부담이었다. 그렇다고 보상금 지급을 무시하자니 절차적 정당성을 입증하기가 부족해 회사의 주축이 될 후보물질 특허가 무효가 될 판국이었다.上. 공들인 우리 회사의 특허가 물거품이 된다?下. 직무발명제도의 여러 쟁점...개선 필요성 목소리도국내 제약업계에서는 어느덧 '글로벌 신약'을 위한 연구개발이 정석처럼 자리 잡았다. 신약 연구개발에는 맡은 바 임무를 충실히 수행하는 직원들의 특허 발명과 창작 의욕이 밑바탕이 된다.국내 제약업계는 신약 개발의 근간인 특허 발명에 대해 직원들에게 얼마나 보상하고 있을까. 신약이라는 결과물을 만들어내기 위해 이에 수반되는 지원, 임금 등을 지급하고 있는데 그에 더해 특허를 발명한 직원에게 보상금을 지급해줘야 한다는 데 불만을 갖는 오너도 있지 않을까.만일 이런 생각에 특허를 발명한 직원에게 정당한 보상을 꺼린다면, 직무발명제도 때문에 수많은 노력을 거듭한 결과물인 핵심 특허가 무효가 될 수 있다는 점을 주의해야 할 것 같다."특허발명 기여 직원에게 정당한 보상을"직무발명제도는 직원이 직무상 개발한 직무발명을 기업이 승계하고, 직원에게는 정당한 보상을 지급하는 제도를 말한다.직무발명을 통해 특허를 등록·출원한 직원에게는 정당한 보상을 통해 연구의욕을 고취시키면서 발명의 질을 높이는 한편, 회사에는 직무발명으로 개발된 특허의 권리를 승계함으로써 기술경쟁력을 강화한다는 취지다. 직무발명제도를 통해 연구개발에 대한 지속적인 투자가 이뤄지는 선순환 구조를 만들겠다는 것이다.발명진흥회 관계자는 "직무발명제도는 직원에게는 정당한 보상을 통해 기술개발 의욕을 높이고, 기업 입장에서는 핵심 특허를 확보하는 한편, 직원들이 창의적인 발명에 매진할 수 있도록 지원하기 위한 취지"라고 설명했다.특허법과 발명진흥법에 따르면 직무발명은 직원의 발명이 기업 안에서 맡은 직무 또는 업무 범위에 속하는 것이어야 한다. 직무발명을 한 직원은 특허를 받을 수 있는 권리를 갖게 되며, 이 권리를 기업에 승계하고 정당한 보상을 받을 수 있다.일례로 한 제약사가 직무발명제도 도입을 결정했다면, 사내에 직무발명제도위원회를 구성하고 직무발명제도 규정을 제작·협의하며 보상액을 결정한다. 이렇게 만들어진 규정에 대한 직원들의 의견을 청취해 조율한 후 이를 사내에 공표하게 된다. 이 같은 일련의 과정의 기저에는 직원과 회사 사이에 일종의 계약이 필요하다. 만일 직원이 직무 과정에서 발명에 성공했다면, 해당 직원은 직무발명 사실을 회사에 곧바로 통지해야 한다. 이때 직원과 회사 사이에 직무발명을 회사가 승계한다는 내용의 '예약승계약정'을 맺은 상태라면 그대로 회사가 그 권리를 승계하게 된다.이런 경우가 아니라면 회사는 직무발명 완성을 통보받은 후 4개월 이내에 승계 여부를 문서로 통지해야 한다. 만일 승계를 결정했다면 직무발명에 따른 특허받을 권리는 기업이 갖게 되며, 이를 통보한 직원은 정당한 보상청구권을 획득하게 된다. 반면 승계를 원치 않는다는 통보를 했다면 기업은 통상실시권을 취득하게 되며, 해당 직원은 직무발명에 대한 권리를 갖게 된다.발명진흥회 관계자는 "만일 기업이 직무발명을 승계하지 않는다면, 관련 특허를 기업이 출원·등록할 수 없다"며 "직무발명을 한 직원이 해당 특허를 출원·등록한 후 특허실시권을 본인이 행사하거나 제3자에게 판매해도 기업은 그 직원을 배임죄로 고소하지 못한다"고 설명했다.이 관계자는 "업계 일각에서는 직원에게 임금과 시설을 지원해 발명을 만들어냈는데 이에 대한 보상금까지 줘야 하느냐는 주장도 있다"며 "하지만 법적으로는 정당한 보상금을 지급하는 게 맞다"고 강조했다.
 

특허가 사라진다?…중소제약사 '긴장'

중소기업의 경우 직무발명제도에 대한 인식이 부족하거나, 직무발명제도를 알고 있음에도 이를 활용하지 않은 채 특허를 발명자가 아닌 회사 이름으로 출원·등록하고, 이 과정에서 필요한 절차를 지키지 않는 경우가 많다.

실제 중소기업의 직무발명제도 도입률은 크게 떨어지는 것으로 조사됐다. 

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 김규환 의원(자유한국당)이 특허청으로부터 제출받은 직무발명제도 도입 현황에 따르면, 국내 전체 기업 중 65%만 직무발명제도를 도입하고 있었다.

유형별로 살펴보면 차이가 발생하는데, 대기업은 92.6%, 중견기업은 91.6%가 직무발명 보상규정을 보유 및 활용하는 것으로 조사된 반면, 중소기업은 60.2%에 불과했다. 

이처럼 중소제약사를 포함한 중소기업들이 직무발명제도 도입에 소극적인 데는 낮은 인식 때문으로 분석된다. 2017년  지식재산활동 실태조사에 따르면, 중소기업은 직무발명제도 도입 필요성을 인식하고는 있었지만, 어떻게 도입해야 할지 모른다는 응답이 가장 많았다. 다수의 응답자는 직무발명자에게 보상금을 지급할 경우 기업의 부담을 우려하기도 했다. 

발명진흥회 관계자는 "중소제약사를 포함한 중소기업들은 직원들도, 회사도 직무발명제도를 모르고 있는 경우가 많다"며 "특히 중소기업들은 회사의 자본이 투입된 만큼 직무발명은 회사에 귀속하는 게 당연하다고 인식하는 경우도 있다"고 설명했다. 

하지만 법조계에서는 직무발명제도로 인해 중소제약사에게 반등의 기회가 될 수 있는 핵심 특허가 사라질 수 있다고 경고한다. 

직원과 직무발명 승계를 두고 관련 절차를 지키지 않거나, 승계를 못했을 때 직무발명자가 특허 소유권 이전을 청구할 수 있고, 더 나아가 이미 등록된 특허를 무효로 만들 수도 있다는 것이다. 

법무법인 세종 정창원 변호사는 "중소제약사를 포함한 중소기업은 직원과 회사 간의 예약승계약정을 제대로 체결하지 않거나, 직무발명을 승계하겠다는 통지를 하지 않는 등 절차를 지키지 않는 경우가 많다"며 "일련의 절차를 지키지 않은 채 그동안 회사 이름으로 직무발명에 따른 특허를 출원·등록하고 있었다면 그 특허는 무효가 될 가능성이 높다"고 말했다.

정 변호사는 "중소제약사는 직무발명을 한 직원이 특허에 대한 권리를 이전하는 소송을 제기하는 것도 가능하다는 것을 인지하고 있어야 한다"며 "정당한 절차를 밟아 승계하지 않은 직무발명 특허라면, 이는 언제든 사라질 수 있다"라고 강조했다. 

미흡한 직무발명 승계 절차는 미국 진출을 물거품으로 만들 수 있다고도 했다. 미국은 특허 등록권자를 회사명과 발명자명 등으로 등록할 수 있는 우리나라와 달리 발명자명을 기준으로 한다. 이어 발명자명에서 회사명으로 특허권자를 변경할 때는 특허권을 양도하는 과정을 명확하게 공개해야 한다. 

정 변호사는 "직무발명에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람을 명확하게 지정하고 그 절차를 분명히 해두지 않으면, 미국 특허 출원 및 등록 과정에서 취소될 가능성도 있다"고 말했다. 

상황이 이렇다 보니 직무발명 보상규정을 마련해두는 게 회사에 이익이 될 수 있다는 주장도 나온다. 법무법인 규원 우종식 변호사는 "직무발명의 소유권을 놓고 분쟁 시 법원에서는 절차적 요건을 준수했다면 일반적으로 회사 편을 들어준다"며 "향후 회사의 이익을 위해서라도 직무발명 보상규정은 미리 마련해 두는 게 좋다"고 강조했다.

실제 발명진흥법에 따르면 2014년 1월 31일 이후 발명이 승계된 경우, 보상 규정에 대한 절차적 요건을 준수해 직무발명에 대한 보상이 이뤄졌다면 정당한 보상을 한 것으로 본다. 우 변호사는 "신약개발의 꿈을 꾸는 제약사라면 직무발명제도를 도입하는 게 회사에 이득이 될 수 있다"고 강조했다. 



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